英国知识产权局最近做出了一项有利于汽车巨头特斯拉的决定,成功使一家小型快餐店持有的“TESLA CHICKEN & PIZZA”英国商标注册无效。这类 \'David versus Goliath\' (力量对比悬殊)案件经常成为英国新闻的焦点。然而,对于品牌所有者和知识产权权利持有人而言,该决定涉及到一些重要的法律原则,包括商标声誉与普通法虚假陈述之间(有时较大的)微妙差别,先行识别良好信誉的概念,以及在英国普通法下的先前广告所产生的良好信誉。

背景:

餐馆老板阿曼吉·阿里(Amanj Ali)于2020年8月在英国注册了“TESLA CHICKEN & PIZZA”商标,涵盖了第43类的食品和饮料服务,并依靠该注册来反对汽车公司提出的涵盖第43类的餐厅和外卖服务的“TESLA”商标申请(包括文字标记和样式化标记)。

作为对阿里反对的反击,特斯拉申请撤销先前的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注册商标。然而,汽车公司早期权利的主要依据并不包括涵盖第43类的任何早期注册。因此,特斯拉声称其在汽车商品和服务(第09、12、36和37类)方面享有声誉,但也声称在英国享有其“声誉商品”以及酒精饮料和餐厅服务的未注册权利。还增加了恶意注册的理由。

在英国的商誉

在其诉状和提交材料中,特斯拉声称对各种商品和服务拥有商誉,包括“汽车、用于为电动汽车提供电力的电池、汽车维护和修理服务、汽车融资”,以及“酒精饮料”和“提供食品和饮料”。对于酒精饮料商品和餐厅服务,特斯拉提出其商誉为“先行商誉”。

特斯拉提交的证据导致了一个结论,即汽车公司在TESLA商标在汽车(广义)、相关维护和修理服务以及汽车电池方面享有商誉。

为了证明其对酒精饮料的商誉,特斯拉提交了埃隆·马斯克(Elon Musk)在2018年提到TESLA品牌龙舌兰酒的推文:“Teslaquila即将推出……”,以及随后在《太阳报》(The Sun)发表的一篇有关销售的文章。审查证据后,听证官认为推文完全不足以证明,文章则被发现是关于美国销售的,因此未能证明在英国有商誉。因此,这一部分理由失败了。

关于餐厅,特斯拉提交了埃隆·马斯克在2018年的另一条推文的证据:“将在洛杉矶的特斯拉超级充电站中的一个老式驱动式、溜冰餐厅和摇滚餐厅。”这被听证官嘲笑为甚至比龙舌兰酒的证据更弱,并且也失败了。因此,在英国未能找到对酒精饮料商品和餐厅服务的可保护(预期的)商誉权。

这提醒知识产权所有者,一般法律观点是单纯的广告不足以在英国产生商誉(Maxwell v Hogg,1867年)。企业需要已经开始经营商品或服务,虽然法院在某种程度上已放宽了这一要求,因此先行者可以主张商誉,但仍需满足“广泛”的广告要求(Allen v Brown Watson,1965年;BBC v Talbot Motor Company,1981年)。

然而,特斯拉提交的证据可以被视为一种教训,说明这种商誉是如何存在的。以Twitter为例,如果马斯克曾在几周或几个月内推特宣布重新品牌为X,并引起了广泛关注,那么就有可能产生对X的预期商誉的结论。

商标声誉和虚假陈述

该决定还展示了即使活动不在一个常见领域(如餐厅服务和汽车),根据通行权(passing off)普通法的商誉仍然可以取得成功。

要发现与享有的商誉相关的虚假陈述,通常需要一种“欺骗”类型;这通常很难证明。

为了使汽车公司达到这一成功结果,听证官探讨了电动汽车市场及其普通消费者的实际情况。发现在英国有商业可能性,特斯拉可以在电动汽车充电设施附近提供食品和饮料服务。

认为存在联系和虚假陈述。阿里在英国的预期使用意味着他的一家餐厅可能会靠近特斯拉的充电站之一。因此,顾客可能会被误导以为它们在经济上有关联,因此也发现了一种商誉虚假陈述。

恶意注册

阿里要求以75万英镑的价格将他的“TESLA CHICKEN & PIZZA”注册商标转让给特斯拉。这就涉及到恶意注册。

恶意注册被认真对待,并且在英国知识产权局和英国法院中,要使这一理由成功,需要提供高水平的证据和事实。

阿里在其反诉中承认特斯拉在汽车方面享有声誉,但听证官不同意阿里的观点,即TESLA是一个塞尔维亚姓氏,因此不是特斯拉创造的。因此,发现“TESLA CHICKEN & PIZZA”名称是为了利用特斯拉商标的声誉和知名度,或者阻止汽车公司进入餐厅市场,最终不公平地要求提供金钱考虑才注册的。

尽管特斯拉对酒精饮料和餐厅服务的商誉主张未能成功,但该商标在汽车领域的声誉还是占了上风,阿里的注册商标被全部无效(取消)。

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